3 Oct
2019

准备诉讼,并尽可能避免诉讼

SpencePC

如果诉讼是战争,那么专利诉讼无疑是诉讼中最具破坏性的形式之一。众所周知,美国的专利诉讼可能要花费数百万美元的法院费用。美国专利诉讼也是:

  • 耗时的;
  • 分心核心业务;
  • 损害公众形象;和
  • 不可预料的。

专利诉讼涉及的高风险意味着它应该成为成功的专利许可计划的很少使用的工具。如今,成功的专利拥有者必须考虑更全球化和细微差别的专利货币化方法。

如果专利所有人希望在2020年及以后成功获得专利许可,它必须认真制定和执行一项全球许可运动,为诉讼做准备,但在可能的情况下避免这样做。向敌人投掷合法手榴弹不再是可行的战术。现在,该策略必须是在最合适的位置施加合适的压力,以促进在所需值范围内进行解决,同时又不进行全面的专利诉讼。然而,有时只有通过战争才能解决。但是,正如孙子曾经在 战争的艺术:“在您所有的战斗中战胜征服并不是至高无上的;至高无上的卓越之处在于无需战斗即可打败敌人的抵抗力量。”

从2020年开始,专利货币的“最高卓越”要求专利所有人制定全球战略以成功地获得知识产权许可。这不仅包括在战略性外国管辖区获得专利,还包括在全球范围内在战术上同时许可和强制执行这些专利。最好的做法是通过全球专利货币化活动,由经验丰富且知识丰富的公司协调,能够管理与此类活动相关的复杂性,该活动非常适合客户的需求和知识产权特征。

在多个司法管辖区协调专利货币化的协同作用

美国,德国和中国在专利法和专利诉讼程序方面存在差异,而它们的市场条件则为专利所有人提供了独特的利益并为其带来了不同的风险(参见表1)。

不论哪个国家/地区,仅在单个国家/地区进行货币化和/或诉讼的当事方都可能会遇到至少一个独特的挑战。例如,在美国,专利权人可能无法获得强制令或 当事人之间 审查或基于专利无效而撤回的早期动议,该动议将停止诉讼,从而消除了货币化的“障碍”。在德国,专利权人可能无法获得证明其案件所需的发现,也无法获得惩罚性赔偿,因为专利权薄弱,限制了投资回报。在美国和中国,即使获得了禁令,也可能不会影响其他地方的制造。中德之间在执行方面存在一些挑战,例如,可能获得的赔偿金可能低于美国的赔偿金(例如,2014年以后在中国进行的专利诉讼中,中国的中位赔偿金不到5,000美元,尽管最高赔偿金约为5,000美元)。最近在那儿获得了5000万美元的奖励)。尽管典型的中国损害赔偿金历来较低,但目前损害赔偿金的趋势正在迅速迅速增加,北京知识产权法院判决的平均损害赔偿金从2015年的52,000美元增加至2017年的162,000美元。通过协调全球货币化运动,企业可以专利组合可以通过在所有三个地方同时发起许可和/或诉讼活动,共同从每个司法管辖区的独特特征中受益。

从同时发生的专利诉讼中获得协同作用的一个重要方面是,使一家律师事务所不仅能够在其本国进行执法,而且能够在其他各种可能的国家,其法院和机构中进行战略制定和协调:这是一项复杂的任务。

表1.专利法和程序

 

美国

德国

中国

诉讼费用

300万至400万美元

$ 100,000至$ 500,000

$ 50,000至$ 100,000

试用时间

24至36个月

九个月

八至十四个月

损害赔偿

中位数890万美元

最大奖项:25亿美元

最大奖项:270万美元

中位数$ 5,000;最高5000万美元
法定:人民币100,000至500万元

禁令

很少授予而没有直接竞争

自动发现侵权

自动发现侵权

发现

广泛的文件和沉积发现

几乎没有发现

几乎没有发现
私人调查员经常用来收集证据

应急费用

允许的

不允许

允许但严格管制

美国,中国和德国的专利诉讼比较

美国专利诉讼的挑战和优势

美国在国际专利诉讼活动中一直占据着中心位置。造成这种情况的主要原因之一是,美国拥有大多数有效专利。在图1(由世界知识产权数据中心生成)中,尽管中国的专利数量呈非常迅速的趋势增长,但美国有效的专利数量却远远超过了德国或中国等国家。

当客户寻求最大程度的诉讼损害赔偿时,美国也是明显的诉讼地点。从2012年到2016年,在审理案件中,赔偿金的中位数为890万美元-远高于中国不足5,000美元的赔偿金中位数,但低于最近的最高限额。此外,在美国,如果故意侵权,法院可以判给三倍的损害赔偿,此外还收取律师费。相反,在德国或中国没有惩罚性赔偿。

与大多数外国司法管辖区不同,美国专利诉讼还允许进行自由的预审发现。根据美国联邦民事诉讼规则的规定,自由发现可以广泛发现被告侵权者的电子通讯,销售编号,制造过程以及“与任何一方的主张或抗辩有关并与案件需要成比例的”其他信息(美联储R Civ P 26(b)(1))。此类自由发现在很大程度上导致诉讼成本显着提高以及提起诉讼与审判之间的时间更长,但允许原告获得在其他类似司法管辖区范围内难以获得的信息,而没有类似的审前发现范围。

但是,美国的专利诉讼似乎呈下降趋势。可能是由于美国专利法的变化导致了共识,即美国专利诉讼对于专利所有人来说是一个风险更高,成本更高的主张。可能的影响因素包括:

  • 《美国发明法》(2011年)建立了新的授权后审查程序: 当事人之间 审查和涵盖的业务方法审查。被告侵权者使用这些授权后程序使专利无效并延误地方法院的诉讼。
  • 易趣 Inc诉MercExchange LLC (547 US 388,391(2006))是最高法院的一项判决,该判决推翻了长达十年的推定,即成功的专利原告有权获得永久禁令以防止继续侵权。后 易趣,没有实践专利或与侵权者没有直接竞争的专利所有人很少会获得禁制令。
  • 最高法院案件的可专利主题三重奏, 比尔斯基诉卡普斯 (561 US 593(2007)), 梅奥协作服务v普罗米修斯实验室公司 (566 US 66(2012))和 爱丽丝公司私人有限公司诉CLS银行国际 (134 S Ct 2347(2014)),使软件和商业方法专利的执行变得更加困难,并且限制了治疗方法的制药方法专利。
  • Octane Fitness LLC诉ICON Health& Fitness Inc (134 S Ct 1749(2014)),增加了专利原告被遗失时被迫支付律师费的危险。

但是,国会可能推翻许多这些决定。

知识产权小组委员会主席兼重要成员提里斯和库恩斯参议员最近举行了为期三天的国会听证会,该议案将修订美国法典第35条第100、101和112条,以废除该条。 马约爱丽丝 通过废除司法创造的专利资格例外。该法案仍处于初期阶段,但已经得到了两党的支持,新草案应该在2019年晚些时候提出。

Coons参议员最近还重新引入了STRONGER 专利权 Act,这将推翻 易趣 通过标准化挑战专利的要求和将审查标准提高为“清晰和令人信服的证据”,大大削弱了授权后的程序,这对审查员而言是极为不利的。虽然它似乎不太可能通过国会,但它显示出恢复美国更强大的专利保护的趋势。

在美国诉讼中没有改变的一件事是可以使用应急安排来支付律师费和/或费用。专利拥有者通常通过同意无追索权的应急安排来支付美国法律服务的费用;除非专利权人获胜,否则不向律师或律师事务所支付任何费用,在这种情况下,律师或律师事务所将获得一定比例的裁决或和解。原则上,这种安排使人们有更多诉诸司法的机会;没有经济能力的专利所有者可以通过分摊未来执法和/或许可收益(如果有)中的一部分有效地支付律师费用,从而保留优质的诉讼律师。在不允许此类应急安排的外国司法管辖区中,专利所有人必须能够支付律师的小时费以及执行专利的费用;尽管低于美国,但仍然令人望而却步。因此,另一种潜在的全球专利诉讼策略是专利权人保留一家美国公司以应急方式将专利诉讼与美国境外的低成本执行活动结合起来,以增加杠杆作用并潜在地增加更高的和解金的可能性。公平地评估已主张专利的组合。

德国专利诉讼的挑战和优势

德国实行双重专利诉讼制度,由不同的法院分别处理无效和侵权。可以通过授予专利的同一专利局中的异议程序,或在德国联邦专利法院中通过技术训练有素的法官审理案件来应对有效性挑战。当前,德国专利制度面临的最大挑战是,是否将维持统一专利法院(UPC)协议的批准。德国宪法法院定于2019年7月至2019年9月之间就此问题进行辩论并作出裁决。UPC和单一专利将扩大专利的范围,任何专利诉讼决定都将覆盖包括欧盟在内的所有签署国西班牙和波兰除外;但不太可能对损失造成重大影响。

由于德国法院强大的禁令,德国专利诉讼仍然很受欢迎。只要法院裁定侵权,德国法院的禁令就是根据法律授予的。这为专利拥有人提供了很大的影响力,可用于执行禁令后的讨论,以及抗衡那些无法承受停摆费用的竞争对手。和解手段通常包括本地产品或程序,以及当今欧洲联盟作为被提起德国诉讼的被告的主要市场的全球产品或服务。此外,德国法院更有可能对标准必要专利发布禁令,以收取一定费用。在德国的诉讼程序中没有真正的应急安排。

除了德国法院和专利的禁令权外,德国在专利侵权方面行使的管辖权范围要比大多数国家都大。在2000年代中期之前,德国法院裁定,如果某项过程或机器专利至少在德国的领土范围内受到侵权,然后为完成侵权而出口,则该诉讼将被视为全部侵权在德国。在某些情况下,该司法管辖区已广泛应用,甚至覆盖了用德语编写的互联网广告,即使该产品可能未在德国实际购买,也提供了侵犯德国专利的商品。目前,这些管辖范围为全球货币化和诉讼策略提供了宝贵的工具。

最后,德国专利诉讼的潜在挑战是败诉方可能被责令支付法院费用和律师费的风险。尽管这些付款不太可能升至美国的水平,但与其他较便宜的司法管辖区相比,德国的诉讼费用仍然很高。

图1. 2004年至2016年在美国,中国和德国生效的专利

图2.跨司法管辖区的诉讼费用和审判时间

亚洲专利诉讼的挑战和优势

与德国一样,中国也保持双重制度,即专利侵权由法院单独裁定,专利无效诉讼由专利局裁定。中国专利法主要基于德国专利法。除了50个中级人民法院,中国还于2014年至2015年期间设立了3个专门的知识产权法院,以审理侵权案件。另一方面,有效性的挑战由中国国家知识产权局负责。

最新统计数据表明,中国法院对外国专利所有人的友好程度可能比以前想象的要好得多。 A 2016年7月4日 我是 博客文章(www.iam-media.com/blog/detail.aspx?g=8dc59dc8-6405-4b86-b241-27e89afc60…)报告称,2015年,外国原告在北京知识产权法院提起的65起案件中赢得了100%,尽管其中约75%与商标有关。值得注意的是,外国原告继续在中国法院中占上风,至少与中国原告一样多。

由于中国法院的时间表很快,原告在没有举证的情况下提起诉讼可能会遇到麻烦,但被告可能会感到更加匆忙,而没有事先提起诉讼的警告。尽管中国的原告无法获得审判前的发现,但原告可以在中国聘用私人侦探,而这些侦探远远超出了美国或欧洲的私人侦探。

尽管中国的专利诉讼可能会导致损害赔偿金看似比美国低,但中国法院几乎总是向与德国类似的主要原告授予强制令。此外,中国专利侵权诉讼中的损害赔偿似乎呈上升趋势。中国备受期待的《专利法第四修正案》将包括若干关键修订,这些修订必将使外国专利诉讼和货币化更具吸引力。该修正案将法定赔偿额从10,000元人民币增加到100万元人民币,从100,000元人民币增加到500万元人民币。此外,该修正案将针对故意侵权的惩罚性赔偿提高至最高法定赔偿额的五倍。一旦原告出示证据,将会有一条附加条款将举证责任转移到被指控的侵权人身上 表面相 证据。

修订后的《 2019年日本专利法》(最近已签署成为法律,预计将于2020年生效)对赔偿金计算进行了重大重新计算。修订后的第102条允许日本法院将最终损失的利润算作最终损害赔偿计算,并允许日本法院确定侵权人和专利所有人签订合同协议的潜在金额。

韩国知识产权局(KIPO)最近表示,有人提出了修改《韩国专利法》的提案,特别侧重于增加金钱损失,以此作为专利侵权的补救措施。随着增加的损害赔偿,KIPO希望这将激励韩国的知识产权保护和诉讼,以使其成为从事专利货币化战略的有利可图的国家。

最近,新加坡正处于对其知识产权法进行重大修改的初期阶段(例如,限制审判时间并限制当事方可能要求的损害赔偿)。最引人注目的修改将以专门的诉讼方式进行,新加坡高等法院将处理所有诉讼纠纷。此外,根据美国商会全球创新政策中心的2019年国际知识产权指数,新加坡在专利保护方面排名世界第一,相对于专利货币化,新加坡的市场销售能力得到了增强。

辖区之间专利诉讼的成本和时间比较

美国专利诉讼比德国专利诉讼更加昂贵和昂贵,德国专利诉讼反过来比中国专利诉讼更加昂贵和昂贵。全球专利诉讼报告的统计数据:如何以及在何处获胜证实了预期趋势(见图2)。

涉及损害赔偿时,您将得到所要支付的费用。美国的中位数损害赔偿金额(约890万美元)比中国的中位数损害赔偿金(约5,000美元)大得多,因此不需要类似的图表来比较这些损失。

评论

由于不同国家/地区的专利法存在差异,因此明智的做法是,企业应仔细考虑在多个国家/地区进行战略性并发专利货币化的潜在利益。第一步,企业应该仔细计划如何开发或获取可构成全球专利组合的关键资产,方法是通过外国专利起诉或通过积极购买外国专利,也许是着眼于与现有的美国专利组合结合。一旦编制了全球专利组合,企业将可能从集中协调的全球执法策略中受益最多。在选择合适的律师事务所来协调您的专利货币化战略,发现特定于您的实际情况的协同作用并最大程度地利用两者时,应谨慎考虑。

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威廉·斯潘塞(William C Spence)是芝加哥知识产权与复杂诉讼精品公司SpencePC的审判律师兼创始合伙人。该公司协助个人和商业客户在有争议的法律事务中获得最佳结果。 Spence先生的丰富经验包括涉及广泛的知识产权和复杂商业纠纷的诉讼,仲裁和调解。他在专利货币化策略以及涉及包括亚洲在内的多个当事人和司法管辖区的复杂的国际专利侵权诉讼的管理方面也拥有丰富的经验。

Spence先生毕业于巴黎圣母大学(University of Notre Dame),并获得了化学工程和生物物理学的学士学位;还拥有休斯敦大学法律中心的学位。

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