9 Jan
2020

保罗·斯凯蒙(Paul J Skiermont)

Skiermont Derby LLP

保罗·斯凯蒙(Paul J Skiermont)

 

是什么让您最初涉足专利法?

我在Bartlit Beck担任合伙人的第一个案例是与Fred Bartlit合作处理代表拜耳的Cipro Hatch-Waxman反托拉斯案。我喜欢该案件的专利方面,并在随后的十年中花了很大一部分时间进行专利诉讼,处理一些最复杂,涉案最多的专利案件,包括与领先药品的专利纠纷以及普拉特之间的专利纠纷&惠特尼(Whitney)和罗尔斯·罗伊斯(Rolls-Royce)用扫过的风扇叶片为A380超大型飞机提供动力的发动机。结果,我迷上了专利诉讼。

是什么促使您成立自己的公司的?

我想将自己的职业生涯集中在原告方的专利诉讼上,因为随着时间的流逝,我意识到代表发明人和专利所有人是我最大的收获。为了满足这一愿望,我希望能够灵活地代表寻求按或有费用或其他替代性(非小时收费)费用结构的发明人和专利所有人。我觉得有一个建立高素质律师事务所的市场机会,这些律师专注于代表发明人和专利所有人。此外,我从来没有在Bartlit Beck上按小时计费,我想保持这种状态。

一家相对较小的公司与更大的竞争对手竞争所面临的挑战是什么?您如何克服这些挑战?

一家精品型专利诉讼公司要与更大的竞争对手竞争,最大的挑战是让潜在客户放心,我们可以与总是代表我们起诉的被告的大公司抗衡。我们处理的几乎所有案件都在另一侧吸引了AmLaw 50律师事务所(或类似的律师事务所)。我们通过向潜在客户展示我们成功的往绩,更重要的是,通过努力制定诉讼策略来克服这一挑战,甚至还没有保留我们的策略并将其介绍给潜在客户。当我们的竞争对手无法支付前期工作的费用时,他们通常似乎不愿意花费大量时间来制定诉讼策略。我们的业务模式还基于以或有费用或其他基于奖金的薪酬形式与客户分担风险,而且我们的许多竞争对手都不愿或无法提出这一选择。我们的商业模式还优先考虑经验丰富的律师,而不是初级律师大军,这也有助于我们签署保费事务,因为我们的客户知道他们的事务将由经验丰富的审判律师团队提供。

顶级专利律师必须具备哪些关键技能?

首先,最重要的是,高素质的专利律师必须具备挖掘专利技术的意愿和能力,以便他们能够舒适有效地对这些技术领域的领先专家进行盘问。因此,好奇心,坚持不懈和对工作的热情是非常有价值的人格特质。紧随其后的是能够以这样一种方式提炼出难以置信的复杂问题,使他们能够以他们理解的方式有说服力地向法官和陪审团陈述案件。许多法官和陪审团都很紧张,担心他们没有能力去处理被要求执行的任务,特别是在技术复杂且风险很高的情况下。以我的经验,使决策者感到满意的第一面是他们可以并且确实了解该技术,从而获得了很高的信誉度,决策者可以向他们寻求答案。一旦发生这种情况,该案几乎胜诉。最后,顶级的专利诉讼律师也必须写得很好。专利案件涉及大量书面作品,需要出色的组织,清晰和说服力。除非您能写出简短的摘要,否则您无法在这个领域进行精湛的练习,我觉得这是一种永远都不会掌握的技能-我们所有人每次都仍在努力提高写作水平。

制定一流的IP战略的关键要素是什么?

制定一流的IP战略需要了解和部署所有可用于保护知识产权的工具,并特别根据客户的业务和竞争市场来定制该战略。没有“一刀切”的IP战略。有时,对于客户来说,最好以20年的专有权向世界公开其发明。在其他时候,最好将客户的发明永远保密,为客户提供最好的服务。要为任何给定的客户制定完善的IP战略,既需要对所有可用工具及其优缺点(例如,实用新型专利,外观设计专利,商标,版权和商业秘密)的深刻理解,也需要对客户业务的深刻理解和目标。

对于您创办的公司,您最感到骄傲的是什么?为什么?

我为我们在Skiermont Derby聚集的团队感到最自豪。我们事务所的每位律师,法律助理和工作人员都可以为(和曾经为)美国最负盛名的事务所工作。因此,我永远为他们选择加入我们的团队而感到感激和自豪。他们深切关心我们的客户,他们的同事,每天都在创造出色的工作产品。如果您要问我们公司的任何人“您做什么工作?”我希望他们都能回答“需要什么”。此外,我还为我们一贯向客户提供的工作质量以及我们在PTAB和法院提交的工作产品感到自豪。我为我们的团队热衷于创造出色的工作产品而感到自豪。

您认为成功达成交易的关键是什么?

以我的经验,进行交易的根本关键是了解对方-对方的动机,目标和恐惧是什么?这些事情是通过建立一种关系而学习的,这种关系需要谦虚,并表明您可以信任。成功的交易被认为符合每个人的利益。此外,以某种方式实现对方的目标而进行创新的意愿可能是任何谈判成功与失败之间的区别。  

作为您的一部分,您最感到骄傲的是什么?为什么?

我成立了Skiermont Derby LLP来处理David和Goliath这两种案件,分别是LoggerHead Tools诉Sear Corporation。我们代表LoggerHead工具,这是一个小型的父子操作,它创建了一个独特的新手动工具:BionicWrench®。他们在美国制造了该工具。 LoggerHead工具的最大分销商是Sears,其仿生扳手的销售量超过其Craftsman®手动工具的销售量。西尔斯(Sears)与Apex签订合同,在中国制造仿生扳手的仿制品,几乎摧毁了LoggerHead工具。我们起诉Sears和Apex侵犯专利权,经过5年多的艰苦诉讼,我们最终在陪审团面前审理此案,陪审团认为Sears和Apex的产品侵犯了LoggerHead的专利,并且发现侵权是故意的。我的法律职业生涯中最有意义的一天是,在宣布陪审团裁决时,看到客户的面孔。当时我非常激动,并证实了我离开一家伟大的律师事务所的决定,以便我可以代表LoggerHead Tools等客户。该案目前正在联邦巡回法院提起上诉,地区法官在审判后更改了索赔结构并撤消了判决。上诉已被简要介绍,我们期待着代表LoggerHead尽快上诉。 

我最引以为傲的第二个案例是伦斯勒理工学院(RPI)诉Apple。我们代表RPI及其独家许可持有人,对Apple的Siri个人助理主张一项软件专利。经过近五年的诉讼,其中包括我们克服的多个部门间审查挑战,苹果公司在庭审前夕(在其决定性和道伯特动议遭到拒绝之后)以2,000万美元和解。作为专利的主要发明人的RPI教授相信我们的团队,我永远记得他在Apple最终决定为他的教学退休而决定为他的发明支付许可证时,他为之骄傲而高兴。

如果您可以对美国当前的专利制度进行一次更改,它将是什么,为什么?

如今,丢失专利案件的方法有很多,很难仅找出其中一种。因此,我将集中讨论我认为对专利拥有者根本不公平的两个相关问题:

  • 由(以奥威尔名字命名的)《美国发明法》(America Invents Act)创建的部门间审查程序应进行实质性改革。这些诉讼给发明人带来了一定的风险和成本,以至于损害了创新,对已经投入大量时间和金钱来确保其发明专利的发明人不公平,而他们只需要花费更多的时间和金钱就可以了。这一程序没有任何上行空间,只有很大的风险,即他们最需要的专利将被先前授予专利的同一政府机构撤消。 
  • 管辖可在何处提交专利案件的场所规则,从根本上讲,专利侵权案件必须在被侵权人的家乡进行归档,这从根本上对专利所有人不公平,必须进行改革。至少,应该修改专利地点法规,以至少允许在发明人或专利所有人实际居住的地方提起专利侵权诉讼(只要该地点对被告有个人管辖权)。  

您如何看待未来几年美国专利环境的发展?

我希望它不会发生巨大变化,但是我乐观地认为,法律可能会出现一些渐进的变化,对发明人更有利。在某种程度上,这是因为很难想象它会变得更糟,并且因为我们已经看到了朝着这个方向发展的趋势。在PTAB中,对于专利挑战者来说,当事人之间的审查制度正变得越来越困难。此外,在诉讼中,虽然法律第101条仍然是绝对的烂摊子,但还是有一些渐进式的动议,使第101条的动议更加难以获胜,尤其是在诉讼撤销阶段的诉讼初期。我认为数据表明,专利的诉讼时间越长,法院发现发明针对抽象概念的可能性就越小,因为更多的法院了解发明时的发明和最新技术水平他们更有可能理解并得出结论,本发明是对本发明当时存在的现有技术水平的切实改进。 

保罗·斯凯蒙(Paul J Skiermont)

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保罗·斯凯蒙(Paul J Skiermont)是Skiermont Derby LLP(达拉斯和洛杉矶)的创始合伙人。他毕业于肯塔基大学,获得文学学士学位(优等生),并两次获得了国家辩论赛的顶级演讲者奖。他拥有芝加哥大学法学院的法学博士学位,并享有很高的声誉。他是负责国家专利诉讼的庭审律师,并进行了当事人之间的审查业务。 

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