1 Feb
2016

仔细查看PTAB的新发行后审核程序

专利审判和上诉委员会的新发行后审查程序改变了美国专利格局。我们的专家小组将更深入地探讨相关问题

A可以说,美国专利制度最近的其他变化都没有像美国专利商标局的新发行后审查程序那样产生同样程度的动荡’(USPTO)专利审判和上诉委员会(PTAB)。申请量的增长 当事人之间 审查以及在较小程度上涵盖的商业方法审查已经改变了美国专利诉讼的动态。提交复审现已成为一家公司面临专利所有者侵权诉讼的主要防御武器之一。

在这个圆桌会议上,一群美国专利律师–Finnegan的Aaron Capron和Kathleen Daley,Henderson,Farabow,Garrett&邓纳Katten Muchin Rosenman的Meredith Martin Addy;奥布隆’的Scott McKeown;马丁·佐尔蒂克(Martin M Zoltick)和约瑟夫·罗斯威尔·菲格(Rothwell Figg)的赞歌; 苏格鲁 的John F Rabena和Bill Mandir–讨论新评论如何改变美国专利格局。


Q: 当《美国发明法》对审查程序进行更改时,您期望它们对市场产生什么影响?您支持这些更改吗?

凯瑟琳·戴利

伙伴

Finnegan,Henderson,Farabow,Garrett& Dunner, LLP

[电子邮件 protected]

凯瑟琳·戴利(Kathleen Daley)在审判和上诉诉讼方面拥有丰富的经验。她还为客户提供有关如何获取和保护知识产权的法律咨询,包括提供侵权和合法性意见以及就战略专利起诉事宜提供建议。戴利女士在美国专利商标局专利审判和上诉委员会(PTAB)之前已参与了60多项授权后的程序,包括重新审查和 当事人之间 审查程序。她曾在PTAB担任首席顾问,并已成功代表请愿人和专利所有人。

凯瑟琳·戴利(KD) 我们希望《美国发明法》创建的新USPTO试验会对市场产生重大影响,并且它们不会令人失望。国会提出了这些程序,希望它们将成为专利诉讼的一种低成本替代方案,因为市场正在寻找挑战专利的有效方法。 当事人之间 虽然进行了重新考试,但是完成这些程序所需的时间太长,限制了其实用性。鉴于有保证的USPTO试验完成速度,我们希望它们对市场产生重大影响。实际上,这超出了所有预期。迄今为止,已经提交了4000多份请愿书,仅2015年一年就提交了近1900份。这与请求的数量大致相同 当事人之间 在整个存在13年的过程中进行的重新审查。

梅瑞迪斯·马丁·阿迪(Meredith Martin Addy)

伙伴

凯滕·穆钦·罗森曼

[电子邮件 protected]

Katten Muchin Rosenman的国家联席主管Meredith Martin Addy’的专利诉讼小组和联邦巡回法院业务负责人,已为30个联邦地方法院提起诉讼,并在美国联邦巡回上诉法院处理了40多次上诉。她在PTAB及其随后的联邦巡回上诉中代表请愿人和被告。 Addy女士曾在联邦巡回咨询委员会任职,并在国会小组委员会上就专利和联邦巡回上诉作证。

梅勒迪斯·马丁·阿迪(Meredith Martin Addy): 根据《美国发明法》进行的一些更改是适当且必要的,但我并不全都支持。许多人似乎更青睐参与创新的大型实体,从而损害了较小的公司或发明家。这些使我们的专利制度朝着不同的方向发展。从历史上看,它更加平衡。例如,在建立了专利制度的国家中,美国几乎唯一地坚持了先发明原则,该原则对小发明人的支持远胜于新建立的先申请系统,后者有利于大型组织良好的公司。具有结构化R&D计划和计划。更老练的公司维护着一种将发明公开推向专利申请的系统。初创企业,较小的公司或发明家可能没有这些资源–而且它们很昂贵。在争夺USPTO的过程中,资金匮乏的发明人可能会基于其提出申请的时间而失去对其发明的保护。

斯科特·麦基翁

授权后专利业务主席

Oblon LLP

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前电气工程师Scott McKeown领导实践小组,主要负责Oblon的授权后咨询,诉讼和相关起诉问题。他被视为授权后实践的权威,他的领导已证明PTAB诉讼的价值不仅可以替代专利诉讼,而且可以作为防御性专利诉讼实践的关键战略组成部分。 McKeown先生撰写了一个备受关注的有关该主题的博客(PatentsPostGrant.com),他的业务团队仍然是美国《美国发明法》挑战的主要提交者之一。

斯科特·麦基文(Scott McKeown) 与以前的USPTO专利复审系统相比,由于速度提高了,我希望地区法院更倾向于在PTAB审查之前中止专利侵权诉讼。此外,我希望不太成熟的非执业实体(NPE)会从主张市场中摆脱出来,因​​为许多人完全依靠高昂的侵权防御成本来确保低质量专利的国防成本和解。随着更快,更可预测的美国专利商标局程序减少并简化专利诉讼,并削弱了未经授权授予专利给不公平的技术市场征税的能力,我支持并继续支持这些重要的替代方案。

马丁·佐尔蒂克

会员

罗斯威尔·菲格

[电子邮件 protected]

马丁·佐尔蒂克从事知识产权法律已有25年以上。他在专利,商标,版权和相关IP事务的各个方面代表了广泛的客户。他的大部分执业重点在于处理USPTO之前的事务,包括PTAB之前的授权后程序,复审以及准备和起诉范围广泛的技术和领域中的专利申请,主要集中在计算机软件和电信。

马丁·佐尔蒂克(MZ): 我们看到,侵权诉讼的数量激增,正受到威胁,在越来越多的案件中,基于可疑专利和主张的专利主张实体和公司正在追究侵权诉讼。我们的期望是,《美国发明法》规定的授权后审查程序将为被控侵权者提供强大的武器来应对这些情况–这就是它发挥出来的方式。我们已经看到,这类侵权指控和诉讼的备案减少了,围绕专利侵权执法和辩护的​​战略思维发生了巨大变化。在美国几乎所有专利侵权诉讼中,考虑将授权后审查作为被告侵权者进行处理或与专利所有人进行专利处理已经成为事实。我曾是– and I remain –支持该法案带来的变化,我认为美国专利商标局,特别是PTAB在实施更改,听取标准和改进流程方面做得非常出色。

约翰·拉贝纳

管理伙伴

苏格鲁

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John Rabena是Sughrue的执行合伙人,常驻该公司’华盛顿特区办事处。他曾在各种论坛上代表客户处理各种复杂的专利,商标和商业机密事务,包括全国各地的美国地方法院,美国国际贸易委员会和联邦巡回法院。 Rabena先生已在美国专利商标局(USPTO)执业,并已在专利上诉和干涉委员会以及PTAB领导专利事务。

John Rabena(JR): 是的,我们绝对支持所做的更改。实际上,我们公司中的许多人都参与了帮助起草工作。我们公司在美国专利商标局的干扰实践中有着悠久的历史,《美国发明法》诉讼的许多规则和法规都是以干扰实践为蓝本的。我们期望该法案所带来的变化将产生与他们几乎相同的影响。换句话说,我们希望他们能简化诉讼程序,尤其是对于范围很广的专利–事实证明这是事实。


Q: 就审查流程的运作方式而言,它们是否达到了《美国发明法》作者所期望的效率和成本节约?

嘛: 我支持建立新的审查流程,并希望它们能够改变游戏规则。但是,专利被取消的程度令人惊讶。审查过程是否实现了作者所想到的效率和成本节约,可能在很大程度上取决于当事方站在哪一方面:专利权人还是请愿人。这也可能取决于我们研究的行业。三种情况导致了PTAB无效和联邦巡回法院的简要确认(即,无意见):较低的举证负担,对USPTO上大量证据的依赖以及对基于事实的问题的较高审查标准上诉到联邦巡回法院。可以预见,技术行业受到的打击最大。 PTAB的无效裁定的突飞猛进,以及联邦巡回法院第36条摘要确认的明显增加将继续下去,还是由于某些不良专利通过该系统而人为地虚增该数目,还有待观察。可能影响联邦巡回法院对PTAB决定进行审查的另一个因素是,很难为适当的联邦巡回法院审查设置PTAB案件。因为无论PTAB规定哪种方式,当事方都可以期待向联邦巡回法院提起上诉,因此公司及其律师必须在PTAB提起案件时具有这种期望。与预计上诉有关的问题–也就是说,了解如何根据法律理由准备上诉–必须加以识别,开发和保存,以使联邦巡回法院能够提供适当级别的审核。我认为,许多公司及其律师还没有做好。结果,赢得PTAB上诉决定的撤销似乎几乎是不可能的。但是,随着PTAB诉讼方从头到尾对这些案件的流程和策略变得更加精明,我希望机会会有所增加。但需要时间。

SM:  是的,至少从被告的角度来看。被告人纷纷涌向PTAB,以获得迅速取消专利权要求的机会,从而避免了地方法院诉讼和发现的高额费用。除了速度和较低的成本外,由于挑战者友好的标准,在PTAB上成功击败专利的几率也更大。另一方面,专利权人– particularly NPEs –将该系统视为不受欢迎的费用。对于习惯于提起多重诉讼的NPE,在PTAB面临多重挑战的前景被认为是不平衡的。

约瑟夫·亨德斯

会员

罗斯威尔·菲格

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约瑟夫·A·海因兹(Joseph A Hynds)在罗斯威尔·菲格(Rothwell Figg)从事各种知识产权法律的业务已经近25年,尤其着重于专利侵权诉讼。他在美国地方法院以及在美国国际贸易委员会之前,在专利诉讼的各个方面都有丰富的经验,处理过涉及广泛技术的案件,并且参与了向美国联邦巡回上诉法院的多次上诉。 Hynds先生在Hatch-Waxman诉讼和相关问题上具有特殊的专业知识。

约瑟夫·亨德斯(JH): 是的,当事方利用这些程序的速度说明了《美国发明法》的作者成功地开发出了一种挑战专利的有效且具有成本效益的方式。各方一再选择PTAB作为论坛,因为这些诉讼程序比地方法院的诉讼效率更高,成本更低。使这些程序成为挑战专利的诱人途径的两个因素是加快的时间表和发现的差异。首先,PTAB已成功实施了该法案起草人概述的流程,以创建可迅速完成的程序–在18个月内。在某些情况下,我们看到PTAB发出了最终书面决定,而联邦巡回法院就上诉做出了裁决,而地方法院则需要作出初裁。二,行为’通过大幅限制发现数量,作者成功降低了诉讼成本。尽管在这些专利局诉讼中当事人可以使用某些发现,但PTAB严格地将可用发现调整为特定问题。

威廉·H·曼迪尔

伙伴

苏格鲁

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威廉·曼迪尔(William Mandir)是该公司的合伙人’在华盛顿特区的办公室,他是诉讼业务的负责人之一。他已经处理了超过20年的知识产权案件,包括专利侵权和商业秘密诉讼,并且已经对美国联邦巡回上诉法院,美国地方法院和美国国际贸易委员会提起的50多个案件进行了诉讼。他在专利侵权陪审团审判,咨询,尽职调查和上诉业务中担任首席顾问,具有丰富的经验。 Mandir先生曾担任50多家首席律师 当事人之间 审查程序,并且是PTAB之前处理事项的专家。

比尔·曼迪尔(BM): 我认为他们有。尽管在我们看到新流程可以采取行动后可以进行调整和调整,但是到目前为止,大多数《美国发明法》(America Invents Act)审查方都认为,该流程非常有效,而且比典型的法院诉讼程序便宜得多。例如,法官通常会保留相应的地区法院案件,以待审查解决。通常,这可以通过决定或解决方式解决争议,最终成本最终要大大低于当事人必须在地区法院对诉讼进行全面诉讼的情况。

KD: 尽管国会将新的USPTO审判作为诉讼的一种低成本替代方案,但实际上大多数诉讼是在诉讼之外进行的,而不是替代方案。但是,给定法院’总体而言,在完成审判前中止诉讼的意愿以及专利挑战的成功率很高,我们已经看到了显着的效率和成本节约。由于没有多少专利能在这些诉讼程序中幸免于难,因此可以避免或减少任何共同审理中的诉讼费用。同样,许多诉讼程序都以和解结束。例如,在2014财政年度,大约有15%的请愿书在机构成立之前或之后都得到了解决,到2015年增加到25%。这些和解反过来又进一步节省了成本并提高了效率。随着时间的推移,预计会有更多的专利在USPTO试验中幸存下来。涉及这些专利的诉讼是否仍然有效率,还有待观察。但是,不能否认的是,由于这些新程序,总体上我们已经节省了很多成本。


Q: 您如何看待美国专利商标局处理新的审查程序的实施,以及如何处理它们的意外流行?您如何看待美国专利商标局已进行的变更以及拟对程序进行的变更?

SM:  美国专利商标局仅用了几个月就完成了整个审判程序’注意。迄今为止,市场的反应是对其工作的认可以及这些程序达到国会目标的有效性。 –也就是说,为专利诉讼提供一种低成本的替代方案。在最初制定规则时,USPTO承认这些规则可能并不完美。结果,PTAB在快速修复公告中提供了一些小的调整,从而调整了页数限制等。最近,宣布了一项正式规则提案,旨在为专利权人提供提交带有初步答复的证词的选择。这些变更已被利益相关者广泛接受,作为对本系统的合理和合理的修改。

MZ:  期望美国专利商标局,特别是PTAB能够处理由于美国发明法而带来的重大变化,这是一个很高的要求–更不用说该法案规定的完成审查程序的法定截止日期。幸运的是,PTAB从经验丰富的行政专利法官和一系列规则的核心开始,以及适用于干涉程序的常规,这显然影响了新审查程序的实施。它已经奏效了–在大多数情况下。美国专利商标局和美国专利商标局都非常接受专利局关于如何改进流程的评论,并推出了新的规则包以实现这一目标。至少在一定程度上,已经发生的变化和正在进行中的变化是积极的,并在一定程度上被驱使着,以试图在请愿人和专利所有人之间形成公平的竞争环境。关于处理大量案件,PTAB雇用了100多名行政专利法官来处理工作量,并通过其命令和决定提供指导以简化流程。

JR: 我认为美国专利商标局在实施新的审查程序方面做得值得称赞,特别是考虑到– as you point out –他们有多受欢迎。 PTAB给我们留下了深刻的印象’尽管最近几年申请量大增,但仍能够满足计划要求。根据我们的经验,PTAB仍然保持严格的时间表,并且审查质量与《美国发明法》诉讼开始时的审查质量相同。在听证会举行之时,PTAB法官对我们案件中的问题了解的程度以及他们对所涉技术的了解程度,给我们留下了深刻的印象。我们对PTAB继续评估和改进这些流程并不感到惊讶;随着新型程序的引入,这是可以预期的。可以肯定的批评是,原始诉讼程序很难修改索赔,因此我认为为方便索赔修改而进行的更改是有意义的。

KD: 美国专利商标局一直积极实施这些新试验。它试图通过继续聘用新法官来跟上这些诉讼程序的流行。此外,它还通过听证会和《联邦公报》中的通知寻求了业界的反馈。据此,美国专利商标局已经制定了新的拟议规则,以及拟议的新试点计划,该计划将使一名法官可以决定是否进行审判。拟议的规则更改旨在解决行业提出的问题,而不是更改整个试用过程。许多规则更改旨在使PTAB在做出机构决定之前更好地了解案件。例如,一项变更允许专利持有人在建立机构之前提出更多的证据,特别是证明证据,以使他们能够就为什么不应当进行审查提出更充分的理由。另一条规则将允许请愿人寻求在机构面前提出答复,尽管根据权利不予答复。其他规则则更为部长级或将已成为现行惯例的法规编纂成文。我们相信,使过程更加公平和公正的任何更改都是值得欢迎的。

嘛: PTAB面临的部分挑战是管理数量庞大的案件 当事人之间 评论。这影响了我们在那看到的相对严厉:在美国专利商标局赢得胜利变得更加困难。这也影响了联邦巡回法院,并且肯定部分地根据最近的规则36激增了简要确认。这就是说,美国专商局在向其PTAB行政法官团提供适合他们的案件方面做得很好。授予后的评论非常受欢迎。我在PTAB的经历非常积极,由三名法官组成的小组展示了有关问题和基础技术的知识。尽管与联邦巡回法院的口头辩论相似,但PTAB的听证会是事实密集型的,法官有时会在审查索赔限制和所宣称的无效理由时深入研究可能不相关的技术细节。尽管我不反对这种类型的询问,但最终的决定还必须反映对覆盖技术性问题的法律问题的适当理解和分析。


Q: 迄今为止,大多数审查都是针对技术专利提出的,但是越来越多的生物技术和制药等领域提出了针对专利的审查。您希望技术继续占主导地位吗?哪些其他行业可能会增长 当事人之间 评论?

JH : 大约60% 当事人之间 迄今为止,针对电子和计算机技术专利的审查程序已经提起。展望未来,我希望会有类似的数字。迄今为止,在这些诉讼中最频繁的请愿人是电气和计算机领域的公司,例如Apple,LG,三星,微软和Google。这些公司已经使用 当事人之间 涵盖的业务方法审查是挑战专利主张实体所拥有专利的经济有效方式,其中大多数与电气或计算机技术有关。我希望这些公司使用这些审查程序来挑战未来由专利主张实体所拥有的专利,因此希望电气和计算机行业继续占主导地位。也就是说,我希望看到 当事人之间 全面审查机械,制药或化学等所有技术领域的程序。 当事人之间 无论涉及何种技术,复审程序都是挑战专利的一种经济有效的方法。

BM: 是的,我希望科技行业将永远是最受欢迎的行业 当事人之间 评论和其他授予后的评论。主要原因是高科技产品(例如消费类电子产品)是原告或专利所有人(尤其是NPE)的明显目标。鉴于技术领域是专利诉讼的重要目标,因此,它是授权后审查最受欢迎的领域,这是有道理的。

JR:  汽车领域也活跃于 当事人之间 审查,并且可能会以这种方式继续下去,部分原因是潜在的原告也很容易看到它。我们也可能会看到投资者支持的增长 当事人之间 药品专利审查。这些已经受到了很多媒体的关注,如果我们看到这种商业模式的增长,我也不会感到惊讶。

“商界人士将评估提交请愿书或支付(或继续支付)许可费是否更有意义”

亚伦·卡普伦

伙伴

Finnegan,Henderson,Farabow,Garrett& Dunner, LLP

[电子邮件 protected]

亚伦·卡普伦(Aaron Capron)在授权后诉讼,专利诉讼和专利组合管理方面拥有丰富的经验。他曾担任多个授权后诉讼的首席法律顾问,其中包括根据《美国发明法》提起的首批案件之一。 Capron先生利用他在美国专利商标局(USPTO)的经验以及在预审诉讼的各个方面,协助客户根据这些新程序进行战略决策。

亚伦·卡普隆(AC): 虽然高科技公司可能会继续提交最多的请愿书,但我们预计生物技术和制药行业的活动将会越来越多。考虑到这些专利所涵盖的药物产生的收入数量,这两个领域要赶上一段时间就不足为奇了。面对如此多的风险,可以理解的是,制药和生物技术公司允许高科技公司首先对水进行测试。但是,由于美国专利商标局的试验和相应的实践已经更加成熟,我们希望PTAB程序将继续成为生物技术和制药领域的热门论坛。此外,看到针对授权其专利的老牌实体提出的更多请愿书,我们也不会感到惊讶。现在,公司对PTAB诉讼取得成功的机会有了更好的了解,商人将评估提出请愿书或支付(或继续支付)许可费是否具有更大的商业意义。根据情况,有些人会选择向PTAB提交请愿书。

嘛: 我希望看到对生物技术和药品专利的授予后审查的申请量会继续增加。由于这些类型的地区法院诉讼的法律复杂性,以及关于PTAB裁决如何影响Hatch-Waxman和生物仿制药诉讼中某些时间问题(例如30个月的中止和没收)的尚未解决的解释,因此花费了更长的时间这些行业对PTAB流程感到满意。技术领域与生物技术和制药领域的许多专利的价值差异也影响授权后程序。技术专利很多,但它们通常仅代表很小的增量变化。生命科学专利可能代表着在特定医学领域应用新药物,化合物和治疗方法的更大飞跃–当然还有病人’生命或福利受到威胁。因此,每项被起诉的药品或生物技术专利的价值都比软件专利高得多。因此,我希望生命科学领域的PTAB程序在双方上的争夺都将更加昂贵:赌注更高,而且对于特定药物类别的消费者(即患者及其家人)而言,结果将更为重要。

SM: 可预见的艺术(技术)将始终构成PTAB文件的主体。这是因为大多数NPE在此空间中运行。虽然仿制药和金融牟取暴利的人在制药和生物技术领域的申请数量有所增加,但这些挑战本来就更加困难。不可预测的艺术的机构化率徘徊在50%左右,相比之下,可预测的艺术的机构化率为75%。鉴于法定主题或书面说明的支持–通常是制药和生物技术专利面临的最大挑战–在以下情况下不可用 当事人之间 审查后,这些行业可能只会看到针对最广泛索赔的适度挑战。考虑到有利可图的市场,少量参与者和高价值纠纷,医疗设备是增长的一个特殊领域。


Q: 我们已经看到包括Kyle Bass和Erich Spangenberg在内的许多投资者带来了 当事人之间 药品专利审查。你对PTAB有什么看法’到目前为止对这些评论的决定?

WM: 如您所知,这些先生们一直在 当事人之间 审查以试图降低专利所有者的股价,同时卖空股票并获得附带的利益。 PTAB对政党背后的政治或商业动机视而不见’ 当事人之间 审查文件,其在这些案件中的决定仅基于案件的优劣和现有技术的实力。这些审查中的某些专利权人已经提出以驳回请愿人为由驳回该请愿书’动机不当和/或与《美国发明法》所依据的政策不符。但是,PTAB一直裁定提交这些审核没有任何不当之处。我要补充一点,这些投资者的成功率很低 当事人之间 进行了审查,但这完全是由于其无效性挑战的优点。

JH : 到目前为止,PTAB似乎已避免处理投资者提交的文件所提出的问题。 当事人之间 审查针对药品专利的请愿书。取而代之的是,PTAB只是处理了那些投资者根据案情提出的请愿书。尽管PTAB的前几项决定与以巴斯为首的可负担药品联合会相抵触,但最近的PTAB决定对这些投资者有利。具体而言,PTAB最近根据以下内容对Celgene Corporation和Cosmo Technologies Ltd拥有的专利进行了审查: 当事人之间 审查负担得起的药物联盟的请愿书。此外,PTAB最近拒绝了Celgene Corporation提起的制裁动议,称可负担药品联盟滥用了该禁令。 当事人之间 通过向Celgene提交请愿书来审查流程’的专利。鉴于这些决定,PTAB似乎不会解决由投资者提出的问题。 当事人之间 审查请愿书。当然,国会有压力通过专利改革解决这一问题。

AC:  截至2015年11月30日,可负担药物联盟–由Bass和Spangenberg成立的实体–已针对制药公司拥有的专利提交了33份请愿书。在这些机构中,有7机构被拒绝,7机构已经成立,其余19机构仍在等待机构决定。从诉讼程序中,至少一个专利拥有人已要求PTAB根据滥用程序的理论对联盟采取行动,尽管PTAB拒绝了这些要求。在这一点上,似乎PTAB正在评估联盟提交的请愿书,就像评估其他请愿书一样。

“如果专利有缺陷,授权后程序的目的是修复它,而不管是谁找到它并提交审查。”

嘛: Bass,Spangenberg和其他类似的商人都是商人,他们以资本家和投资者的身份行使自己的主动权,以利用他们认为的经济机会来制定我们的专利法。他们的行为是否合乎道德是一个单独的问题,但尚不清楚他们是否成功地影响了股价,或者是否曾经这样做。我了解必须与这些文件抗争对生物技术和制药行业的愤怒,但我并不完全同意PTAB’的决定也阻止了机构的发展,尤其是考虑到它批准了这么多其他请愿书相对容易。如果专利有缺陷,则授予专利后程序的目的是修复它,而不管是谁找到它并提交审查。如果法规存在问题,则由国会解决。

SM: 暴利者(例如投资基金和对冲基金)试图利用杠杆 当事人之间 审查以吓stock股票价格以利于他们的投资头寸。迄今为止,已证明许多此类挑战都没有成功,因此,股市不再受到关注。拒绝这些挑战的决定表明,制药和生物技术专利不容易被击败。鉴于这种商业模式获利的可能性很小,在不可预测的艺术领域这很可能是短暂的现象。


Q: 作为国会专利改革辩论的一部分,已经提出并讨论了一系列更改,特别是在 当事人之间 评论。您认为哪些更改实际上可能会生效?

SM:  由于专利改革显然已失去动力,因此短期内我们不太可能看到任何变化。同样,PTAB规则制定和快速修复已提出了许多建议的更改。也就是说,立法始终建议使用 菲利普斯 索赔范围超过最广泛的合理索赔范围。如果最终通过任何更改,这似乎是最有可能的候选人。

KD: 为了进一步改革专利制度,已经提出了许多相互竞争的立法提案,其中一些提案被认为比其他提案更有利于专利。尽管建议之间存在差异,但仍有一些共同的特征,这些特征更可能会生效。一改–与用于解释专利权利要求的标准有关–出现在一项以上的立法中。目前,PTAB通过对其进行最广泛的合理解释来解释USPTO试验中未到期的专利要求。这与地方法院使用的较窄标准相反。多项立法提案将要求USPTO使用在地区法院适用的较窄标准来解释专利权要求。而且,许多立法建议针对被视为滥用的诉讼前请求书,这些信件虚假地表明了接受者应为专利侵权行为赔偿损失。尽管许多州已在此问题上制定了自己的法律,但鉴于这些信函引起了人们的关注,我们可能还会看到一些立法上的变化(例如,赋予联邦贸易委员会更大的权力以对滥用的要求函采取行动)。

MZ: 提出的最具争议的更改之一涉及用于索赔构造的适当标准,该标准–如果按照提议制定–将使专利所有人受益,并可能使在PTAB之前的可专利性决定与在地方法院之前的有效性决定更加一致。具体而言,建议将美国专利商标局在起诉期间适用的最广泛的合理解释标准改为地区法院适用的普通和​​习惯意义标准。另一个变化–再一次,这将大大有利于专利所有人–就是允许提供证明证据,例如专家’的声明,以支持专利所有人的初步回应。当前,在PTAB之前对专利申请做出回应时,专利所有人处于严重不利地位’对是否提起诉讼的评估,因为请愿书通常得到专家的支持’的证词。我的感觉是,理赔结构不会改变,但是专利所有人将能够在机构做出决定之前提交证明材料。

嘛: 我希望无论发生什么变化,它们都是适度的。美国的专利制度及其法律没有被破坏,但是媒体受到资金雄厚的游说者和其他大型实体的影响,并尽职尽责地发表故事,文章和意见,以说服我们。不了解专利和专利法或先例和特定技术的记者在公开场合谈论专利制度对竞争有多严重–这是一堆垃圾。但是,所谓的垃圾‘patent trolls’会对我们世界领先的专利制度的感知完整性造成负面影响,并不必要地损害为专利主张实体工作的专利律师的声誉。我们不需要更多的改革;我们需要在国内外促进美国的创新。与大型公司一样,我们需要一个平衡的系统来保护小型公司和发明人。某些企图利用该系统的不良行为者的活动,并不是从根本上改变我们第三条法院的任务和权限的理由。美国专利法保护从麦考密克收割机到月球舱的发明。它保护了挽救了数百万生命的药物和设备的发明者。它刺激了比尔·盖茨和史蒂夫·乔布斯等创新者,以及硅谷的整个生态系统。它创造了世界上最大的经济引擎。随之而来的好处包括自信,活跃的企业家经济,创造就业机会和增加税收。尽管我最近并不完全同意,但我们现有的法律运作良好,尽管最近有所变化。我们的法院非常有资格管理自己的羽毛球–包括不良行为者虚假陈述引起批评的情况,并促使我们转向不需要的立法。

JR:  我可以告诉你,我认为将不会实施的一项提议的变更:要求请愿人必须提起诉讼,至少要受到诉讼威胁 当事人之间 审查请愿书。这是因为这样的更改将消除供应商例如提交文件的能力。 当事人之间 进行评论以捍卫其客户。也有人提出, 当事人之间 评论被更改为与 菲利普斯 地方法院的标准。 PTAB所使用的主张结构比地方法院更广泛,这种区别最近在联邦巡回上诉法院坚持该标准的情况下受到质疑。我看不到国会会改变标准,因为数十年来,它在重新审查和其他USPTO程序中具有历史性的先例。


Q: 您认为新的评论对美国专利制度有何总体影响?

AC:  我们看到的一个主要影响是,美国专利商标局的试验正在淘汰一些质量较差的专利。以前,专利所有人可以在地方法院主张这些质量较差的专利之一,甚至要求被告侵权者支付七位数的和解费,以避免昂贵且不可预测的审判。但是,根据PTAB程序,被告侵权人可以要求PTAB审查专利的价格要低得多。早期,PTAB挑战了许多质量较低的专利–毫不奇怪,PTAB’发现无效的决定的比率更高。现在,我们看到各方在攻击更高质量的专利。因此,毫不奇怪的是,发现无效的PTAB判决的百分比呈下降趋势。

嘛: 尽管直接的影响似乎正在夺走许多专利,但我希望,从长远来看,总体影响将从整体上对专利制度有利。希望创新者,尤其是在技术行业中的创新者,将重返程序,以确保减少对数量和质量的关注的专利。较少的高质量专利将有助于刺激整个系统。交叉许可活动应恢复到更具实质性的做法,而不是大量交易数百项未读且可能不有价值的固定费用专利。但是,从短期来看,知识产权行业必须调整其准备专利申请的方式,如何在法院系统中主张专利的方式以及如何为PTAB和联邦巡回法院的已发布专利进行辩护。一旦做出了这些调整,我希望我们将拥有一个比以往任何时候都更强大,更有活力的系统。

MZ: 重大影响–地震比例。自从新的《美国发明法》授权后审查程序开始实施以来,我们已收到4,000多份申请 –在很短的时间范围内,数量巨大。在这些审查程序中,我们也有很高的比例,而正在审查的专利权利要求也被取消。因此,尽管专利主张实体显然被阻止提起诉讼或实现成功,但审查中的专利的高杀死率也为获得专利权的价值带来了不确定性。专利诉讼格局也发生了巨大变化。提交的大多数审查程序都与已主张的专利有关。在地区法院诉讼中进行的PTAB审查程序的结果之前,大约有1000项动议待定,在这些案件的近一半中,动议已获批准,而该动议仍被搁置。

BM:  它对地区法院的专利诉讼产生了重大影响,并改变了公司如何捍卫专利诉讼的范例。许多公司在收到专利侵权投诉后’首先想到的是发展强大的现有技术,以便 当事人之间 审查可以与提出陪审诉讼一起提出。结果,大大减少了地方法院的活动和随之而来的高昂费用。另一方面,专利所有人意识到,他们在主张专利之前还需要进行更多的尽职调查。例如,仅拥有广泛权利要求的专利所有人正在寻求重新审查和重新发布,以增加许多范围各异的权利要求,以增加生存的机会。 当事人之间 审查程序。

SM: 在美国,专利的获取方式以及诉讼策略都发生了变化。直到最近,侵权仍然是大多数专利起诉哲学背后的主要推动力。这是因为专利无效可能会非常昂贵,而且很难在地方法院证明。例如,过于宽泛的索赔对于证明侵权有明显的好处。鉴于以下原因,同一索赔较少涉及无效性问题:

  • 法院已授予已授予专利的有效性的推定;
  • 明确且令人信服的无效证据;和
  • 必要的时间和律师费。

因此,获得相对于最接近的现有技术而言超出范围的权利要求是大多数专利权人乐意承担的经计算的风险。 PTAB永远改变了这种微积分。今天,如果您的投资组合建立在旧的基础上‘infringement first’从心态上讲,您需要起诉更多专利来对冲PTAB暴露。结果,几乎所有复杂的主张都包含多项专利,通常超过五项或更多。


Q: 如果您建议对授予后的评论进行一次更改, 当事人之间 评论或涵盖的业务方法评论,那会是什么?

嘛: 我希望看到PTAB使用的最广泛的合理解释标准 当事人之间 评论不断发展。我认为它需要支持地方法院适用并在 菲利普斯 。在地区法院正在进行平行诉讼时,正在审理许多PTAB案件,这要求当事方促进不同的索偿要求。这是行不通的。我赞赏为什么在美国专利商标局审查专利申请之后产生了最广泛的合理解释标准。但是,仅因为PTAB位于美国专利商标局之内并不能否定它正在审查已经发布的专利这一事实。这应该改变。

JH 现在,我认为PTAB程序有利于请愿人。双方之间的差异’通过这种方式确定的诉讼数量可以证明立场。在超过70% 当事人之间 审查程序,至少有一些专利拥有者’的要求已被取消。公平竞争的一种方法–以及USPTO提出的变更–就是允许专利拥有者提交鉴定证据,例如专家’的声明,以支持专利所有人的初步回应。这些诉讼程序中的初步决定至关重要,一旦启动了诉讼程序,专利权人要克服PTAB可能是艰巨的战斗’的初步确定。当前的程序仅允许请愿人在初步确定之前提交专家声明(无页数限制),而专利所有者只能作为回应提交律师论证。允许专利拥有者提供证明证据以支持其初步回应,将是减轻双方差异的一步。’ positions.

JR:  我希望看到有能力在 当事人之间 评论,以及印刷出版物。目前,如果被告基于先前的产品销售而拥有很强的现有技术抗辩,则被告只能在地方法院诉讼中进行追究。据推测,USPTO不想处理围绕现有技术产品的销售和结构的证据问题。但是,我认为,PTAB有足够的能力来处理这些类型的证据问题。

AC:  我们希望国会或联邦巡回法院对联邦巡回委员会可以审查的内容提供一定的清晰度。目前,根据314节和324节,联邦巡回法院的几项决定似乎相互矛盾,其中指出:“[PTAB]决定是否启动[PTAB程序]…是最终决定,不得上诉。” For instance, in Versata Dev Grp,Inc诉SAP America,Inc (第2104-1194号法律(联邦法院,2015年7月9日)),联邦巡回法院裁定,可以就专利是否属于涵盖商业方法提出上诉进行复审。–机构决定中确定的问题。另一方面,在 Achates References Publishing,Inc诉Apple Inc (第2104-1767号,-1788号(2015年9月30日,美联储),联邦巡回法院裁定,它无法审查PTAB与机构有关的任何决定,包括根据法规确定该决定是否受时间限制。由于联邦巡回法院要解决的许多机构阶段问题似乎已经成熟(例如PTAB,’的冗余和连接做法)。关于后者,PTAB当前存在分歧,即是否允许当事方加入在法定禁止日期之后提交的请愿书,以更正先前提交的请愿书中的错误(请参见 中山市远洋汽车有限公司诉Nidec Motor Corp,IPR2015-00762(2015年10月5日)(第16号文件,第9页)。根据先例,目前尚不清楚联邦巡回法院是否可以就这些问题发表意见。

SM:  PTAB审查期间的修订应由专利审查员处理,类似于国际贸易委员会使用职员律师的方式。审查员在考虑了修订并搜寻了现有技术之后,可以向专家组提出非约束性建议。如果有修改,PTAB应使用18个月的试用时间表,而不是12个月(“good cause”),让审查员有时间分析新的要求。尽管这将使解决方案延迟六个月,但对于专利挑战者来说,修正案通常是一项积极的进展。


Q: 您还有其他问题要提出吗?

AC: 新的拟议规则如果获得通过,将要求PTAB在确定是否提起诉讼时,以最有利于请愿人的角度来看待有争议的事实。问题在于,这可能与制定 当事人之间 审查或授权后审查程序。建立一个 当事人之间 审查程序,法规要求记录显示“有合理的成功可能性 ”至少一项权利要求无效。对于授权后的审查程序,法规要求该记录显示“more likely than not”至少一项权利要求无效。也就是说,机构确定是基于整个记录的–它并不偏向于一组事实。因此,很难将提议的规则变更与现有法规相协调。

SM: 辩论结束 菲利普斯 与最广泛的合理解释相比,建设实践毫无意义。许多人争辩说,应将最广泛的合理解释权声明构造替换为地方法院的权利要求构造惯例(即, 菲利普斯诉AWH)。人们认为,USPTO的较窄的权利要求结构将有助于保持专利性。然而,与地方法院相比,PTAB取消率更高的真正驱动力是举证责任,而不是要求建筑实践。 PTAB只需要大量证据–它不必是清晰而令人信服的。而且,我们有足够的证据表明 菲利普斯 PTAB不会改变游戏规则,因为这项测试已经在美国专利商标局处理过期专利时使用了数十年。作为参与过许多此类案件的人–包括许多在审核过程中过期的内容,因此需要重新 菲利普斯 施工–构造之间从来没有实质性的变化。