26 Aug
2020

联邦巡回法院最近在101 XY v反式卵子遗传学

柯克兰(John Kirkland)的约翰·奥奎因(John O’Quinn)和汉娜(Hannah L.& Ellis.

联邦巡回法院已在 XY LLC诉Trans Ova Genetics。 Stoll法官与Wallach法官和Plager高级法官一道,认为根据35 USC第101条的规定,对已知过程的特定改进的特定要求的专利是合格的。为了实现要求保护的改进的数学方程式,权利要求书针对的是将本发明与现有技术分开的特定改进,而不是抽象思想。

法院的裁决详细介绍了第101条分析所依据的几项原则,并为诉讼人提供了有关资格认定的课程。

XY 的559专利涉及用于分类非人类哺乳动物颗粒的流式细胞仪技术。这项技术在动物育种中特别有用,可以保证后代的性别,从而可以根据精子细胞是携带X染色体还是Y染色体进行分类。尽管传统的流式细胞术技术难以区分不同群体的相似颗粒,但'559专利主张一项改进,该改进使用数学方程式重新配置与颗粒相对应的数据(例如通过旋转),以增加数据的空间分离性点,并可以区分粒子。 XY 的改进方法使人口的选择比任何其他现有技术系统都更为精确。

地方法院根据第101条裁定'559专利主张无效。 爱丽丝 第一步,法院裁定索赔针对“允许旋转多维数据的数学方程式”的抽象思想。其理由是,尽管该方程式有助于区分不同总体的粒子,但本发明简化为应用数学概念。然后,在 爱丽丝 第二步,法院裁定所主张的权利要求缺乏创造性的概念,因为它认为权利要求没有提供现有技术以外的任何内容。

推翻地方法院,联邦巡回法院于31日决定ST 七月'559专利权利要求针对流式细胞术方法的特定改进,而不是抽象思想。具体地,法院认为,权利要求针对基于权利要求中阐述的特定步骤对颗粒进行分类和分类的改进方法,从而比任何现有技术方法更容易地对每个单独的颗粒进行分类和分类。尽管该专利使用数学方程式来实现改进,但法院发现,索赔是针对方法本身的改进而发生的,因此碰巧使用了数学。因为法院认为索赔不是针对抽象概念的, 爱丽丝 第一步,但没有继续进行第二步。

法院的裁决及其第101条的分析为诉讼人提供了一些宝贵的经验教训:

  • 首先, XY 判决还证明了另一起案件,法院认为主张的权利要求可在 爱丽丝 步骤一,因此在执行步骤二之前已停止分析。从2019年到现在,联邦巡回法院已认定11宗案件符合专利要求,除了第一步以外,法院的所有决定均因在第一步未找到针对抽象概念的索赔而告终。

这种模式凸显了专利权人和挑战者都需要在第一步中提出申诉的必要性。它是对现有技术的改进,而恰好是使用抽象概念来实现该改进,还是主张对抽象概念本身进行了改进?在 XY ,本发明通过应用数学公式改进了已知的流式细胞术方法。法院认为要求改进的部分通过了 爱丽丝 测试中,直接改善数学公式的要求可能不符合要求。 XY 明确指出,对于专利权人和挑战者一样,定义权利要求书至关重要,因为知道第一步可能会做出或违反第101条的决定。

  • 其次,相关的是 XY 表明法院可以考虑先前进行的与 爱丽丝 步骤一中的第二步也是如此。传统上,法院会在以下情况下考虑本发明是否“被很好地理解,常规和常规”,因此,本发明相对于现有技术的解决方案是否代表某些改进或进步? 爱丽丝 第二步。现在,有了 XY 以及联邦巡回法院最近的其他裁决,法院似乎在第一步中考虑了有关现有技术解决方案的问题。 

因此,对于诉讼人而言,至关重要的是,在第一步中阐明现有技术中存在哪些解决方案,以及为什么(或为什么不这样)权利要求代表对那些解决方案的改进。 XY 确认法院在 泰雷兹 Visionix诉美国 改进现有技术解决方案的准确性足以使权利要求获得专利性的改进。而且,如果一方可以将要求的改进与物理过程或产品联系在一起,那就更好了。的 XY 法院发现重要的事实是,所要求保护的方法导致了物理颗粒的分离,例如所要求的改进 钻石v迪尔 生产出完全固化的合成橡胶产品。

  • 最后, XY 强调了将现有案件与先例进行比较的重要性,以告知被质疑的权利要求是否符合专利条件。在 XY ,法院将提出异议的索赔与 代尔泰雷兹,最高法院和联邦巡回法院分别持有符合专利权的权利要求,这些权利要求在结构或过程中应用数学公式以执行可授予专利的功能。法院拒绝了Trans Ova将559项专利要求与 帕克v Flook克利夫兰诊所基金会v真正的健康诊断,发现在这些情况下的权利要求并不代表对获得专利的现有技术方法或系统进行了任何改进,而是使用抽象思想以无意义的方式更新和观察了现有技术。

联邦巡回法院的决定 XY 证实了要求保护的对现有技术的改进可以申请专利,即使这些权利要求使用诸如数学公式之类的抽象思想来执行改进。应对第101条所面临挑战的诉讼人应着重于阐明要求保护的发明的内容,其与现有技术的关系以及权利要求与法院已认定其符合第101条所规定的其他资格的其他比较。

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约翰·奥'Quinn

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协理|柯克兰& Ellis

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